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專利有效性攻防 更正內容左右局勢
【台北訊】台一國際專利法律事務所律師江郁仁表示,要用文字表現技術思想本就不易,所以當專利權有疏失、缺漏,或有不明瞭記載,甚至是專利權的有效性遭受挑戰時,如何透過專利更正的方式維持專利有效性,便顯得格外重要。: d' R; v1 g' o1 E0 d7 |' }' q
2 N+ S: L5 q8 |1 o$ n專利更正依現行規定,並無對更正的期限及次數加以限制,因此,專利權人是否可以在專利訴訟進入法院審理狀態時提出更正申請,往往會成為訴訟當事人雙方的爭執點之一。江郁仁指出,在僅有民事訴訟繫屬時,實務上已有判決認同專利權人在面對被告提出有效性抗辯時,得藉由專利更正來維持專利的有效性,甚至在二審時也可以申請更正。/ u. U& l, R) _) K( X( }( b7 @
2 D, {, ~* L, ]0 x1 K當專利侵權訴訟的被告主張或抗辯專利權有應撤銷原因,且專利權人已向智慧局申請更正專利範圍者,除該「更正申請明顯不應被准許」,或依「准許更正後的請求範圍」將不構成侵權等情形,該案可以立即審理裁判外,其餘狀況應斟酌其更正程序的進行程度,在徵詢兩造意見後,指定適當日期再審。
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* [; o/ g3 m7 r" s江郁仁解釋,法院可以斟酌其審理中案件的專利更正是否合法,若法院判斷更正合法時,基於請求的基礎事實同一,無須經被控侵權人同意,法院可以命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證。在實務上民事侵權訴訟中,專利權人主張更正時,須注意以下幾點:(1)必須已向智慧局提出更正之申請。(2)必須向智慧財產法院說明更正可准之理由。(3)必須向智慧財產法院說明被控侵權物仍會落入准許更正後之申請專利範圍。 R0 ]( x# @0 z/ O) z* o, l
; C3 M, h6 V1 Z% y" P- I江郁仁也提醒,實務上為維持舉發審定基礎的安定性,認為在舉發成立審定的行政爭訟過程中,並不容許專利權人申請更正。因此,若專利同時有行政爭訟與民事侵權訴訟兩案並行,則專利權人無法在民事訴訟中,以主張專利更正方式來維持專利有效性。 |
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